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专利无效、侵权诉讼程序中检索的目的、方式或方法
 
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专利无效、侵权诉讼程序中检索的目的、方式或方法
知识产权网 新闻来源:admin 发布时间:2015/3/6 22:39:06

专利无效、侵权诉讼程序中检索的目的、方式或方法

  

(一)专利检索的目的

  1、确定现有技术。确定现有技术是专利检索的直接目的。

  2、检索抵触申请文件

  对于实在无法获得现有技术的专利检索,如果能够确定抵触申请文件,也不失一个好的途径,但需要特别注意在无效宣告请求中,抵触申请不能用来评价所涉专利的创造性,只能利用该抵触申请已公开的技术方案对其新颖性进行评述,存在一定的难度,需要诉讼技巧和策略。

  3、检索导致重复授权的文件

  专利法第13条规定,同样的发明创造只能授予一项专利。同意申请人或者其他人就同样的发明创造申请专利并获得授权(多指未经实质审查的实用新型,或者非正常申请)的,在无效宣告中可以使用。在侵权诉讼中,被告证明自己也获得与原告相同的有效的发明或者实用新型专利权的,经过审理,当法院可以认定两个专利的技术内容相同时,应当根据保护在先权利的原则作出判决。

(二)专利检索的主题

  1、检索依据的文本

  专利检索在实质审查阶段存在不同文本的问题,但是在无效以及侵权诉讼中主要依据专利授权文本进行检索。

  2、权利要求书的作用

  首先针对独立权利要求进行检索,针对权利要求的技术方案的基本构思进行检索,对于多个独立权利要求,通常首先检索保护范围最宽泛的独立权利要求,必要时考虑说明书及附图的内容。在独立权利要求不具备新颖性和创造性之后,需要针对从属权利要求进行检索;从属权利要求的附加技术特征属于公知常识时,可以不用检索;需要注意的是从属权利要求的引用关系,仍然应从完整的技术方案考虑。

  3、检索时需要考虑说明书内容的情形

 

  (1)权利要求书中存在不清楚的用语和/或自定义词;

  (2)权利要求中存在与通常技术含义不一致的术语;

  (3)不必检索的主题;

  一件申请的全部主题属于下列情形之一的,对该申请可不必进行检索:(1)不符合专利法第2条第2款关于发明定义的规定;(2) 属于专利法第5条或者第25条规定的不授予专利权的范围;(3) 不具备专利法第22条第4款规定的实用性;(4) 说明书和权利要求书未对该申请的主题作出清楚、完整的说明,以致于所属技术领域的技术人员不能实现。

   4)注意对比文件的语言和文本;

  通过机器翻译系统翻译后得到的文件只能供参考,不可直接作为对比文件使用。当摘要和正文出现矛盾时,应以正文为准;当摘要中明确公开的内容足以构成XY类文件,可以直接使用摘要作为对比文件。

 

  (三)专利检索数据库

主要包括专利文献资源和非专利文献资源。

 

  (四)专利检索过程和检索策略

     专利检索过程主要包括以下步骤:

     1、检索前的准备;

   首先需要阅读申请文件、理解发明内容;查看同族专利的检索和审查情况;检索并阅读说明书中的背景技术资料;了解发明人/申请人的系列申请情况;对部分独立权利要求进行简单检索;最好通过以上分析需要核对IPC分类号,这是保证检索结果接近实际的至关重要的步骤

  2、阅读并分析权利要求;

该步骤主要包括两个步骤即,确定基本检索要素和表达检索要素。

确定基本检索要素的意义主要在于:一般情况下基本检索要素优先,提高检索效率;抓住基本检索要素,忽略非基本检索要素,可以防止漏检。

  3、选择适当的检索系统/数据库; 

  一般需要考虑如下因素: 待检索的技术方案所涉及的技术领域;预计要检索的文献的国别和年代;检索时拟采用的特定字段和需要检索系统所提供的特定功能等。 

  4、构建检索式;

  将涉及检索要素A的分类号和关键词的两种检索结果以逻辑或的关系合并,作为针对检索要素A的检索结果;将涉及检索要素B的分类号和关键词的两种检索结果以逻辑或的关系合并,作为针对检索要素B的检索结果;然后将上述针对检索要素AB的检索结果以逻辑与的关系合并,作为针对该权利要求的检索结果。

  5、浏览检索结果并作出初步判断;

  6、调整检索策略;

  7、适时中止检索:

  可中止检索的几种情况主要包括:(1)已检索到可影响全部主题的新颖性或创造性的一篇文献(XE级);(2)已检索到两篇或两篇以上、其结合影响全部主题的创造性的文献(Y级);(3)从其它途径已找到上述(1)、(2)所述文献;(4)根据工作经验判断不必再检索。

    检索策略和检索式

  在检索过程中,检索人员应当根据本身经验,利用并适时变换相应的检索方式(如利用简单检索、块检索、追踪检索等方式)是提高检索效率的重要环节。

  当然,上面仅仅是列举了在专利无效、侵权诉讼程序中使用的基本的检索方法、策略和检索式,但是专利检索是一个复杂的系统工程,检索结果因检索人员的经验、技巧、知识面等不同,检索结果也不同,当然检索的最终目的是将所涉专利尽量通过现有技术、抵触申请文件等评价其新颖性和创造性,考虑到经济负担以及检索时间、成本等因素,适时中止检索通过创造性评价等实施细则规定的其他无效理由提起无效宣告请求。

 

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