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商标侵权诉讼抗辩之权利冲突抗辩
 
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商标侵权诉讼抗辩之权利冲突抗辩
知识产权网 新闻来源:admin 发布时间:2014/2/23 18:26:26

权利冲突抗辩    

由于同一客体可衍生两项或两项以上不同性质的知识产权,而知识产权权利范围本身亦具有模糊性.故权利冲突难以避免。因此,在商标侵权案件中,被告也经常以享有独立于原告的知识产权作为不侵权的抗辩事由.从审判实践来看.被告主张的权利冲突抗辩主要有以下类型。

   (一)商标权抗辩

1.议核准注册的商标抗辩。最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定>规定,对于原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或近似为由提起诉讼的.人民法院应当告知原告向有关行政主管机关申请解决。因此,若被诉侵权行为系被告在核定商品上使用其注册商标.人民法院在立案阶段应不予受理.或者在受理后裁定驳回起诉.并告知原告向有关行政机关申请解决。但是,如果被告以改变显著特征、拆分、组合等方式使用其注册商标.或者超出了核定商品的范围,那么被告就此主张的商标权抗辩就不能成立.人民法院应根据商标侵权判定规则.认定被诉行为是否构成对原告注册商标权的侵犯。

   2.以尚在注册程序中的商标抗辩。针对原告的商标侵权指控.被告有时会以其使用的商标已向商标局提出注册申请.商标局已经受理,或者商标局已经初步审定后予以公告为由,请求驳回原告起诉,或者中止案件审理。我们认为.虽然被告抗辩认为其使用的商标已处于注册程序中.但由于该商标尚未获准注册.被告尚不享有注册商标专用权.原告对被告使用该商标的行为可提起民事诉讼,由人民法院根据商标侵权判定规则,判定被告的使司法调研用行为是否枸成商标侵权. 

  3.商标被撤销后,被告以行为时享有商标权抗辩。有观点认为.即使被告的注册商标已被撤销.但若在被诉侵权行为发生时.被告尚享有该商标权.则其使用行为具有合法根据.被告的抗辩理由成立.不能认定构成侵权,、但我们认为,根据《商标法》的相关规定,商标既可能因为使用管理不当而被撤销.也可能因为注册不当而被撤销。因自行改变注册事项、自行转让注册商标以及连续3年停止使用等使用管理不当原因而导致商标被撤销的.商标撤销决定不具有溯及力,即注册商标在被撤销前依然有效:因注册不当等原因,由商标局或商评委依照《商标法》第4l条撤销注册商标的,商标撤销决定具有溯及力,即该注册商标专用权应视为自始即不存在。因此.被诉商标基于前一原因被撤销的.被告以行为时享有注册商标权为由提出的不侵权抗辩应予支持:若被诉商标系依据《商标法》第41条被撤销的,则被告的抗辩不能成立。  

 4.以在先使用的未注册商标抗辩。为了平衡在先商标使用人与商标注册人之间的利益,《商标法》对在先使用的驰名商标、在先使用并有一定影响的商标给予了保护。但是,这些规定都是立足于商标注册程序中的保护,对于被告能否在侵权诉讼中以在先使用进行抗辩未作规定.一种观点认为.商标一经核准注册即在全国范围内有效,商标权人有权禁止他人使用.被告的在先使用不足以成为不侵权的抗辩事由。也有观点认为.恶意抢注他人有一定知名度商标的行为系违法行为.据此取得的注册商标专用权本来就应予撤销.被告可以善意在先使用为由进行有效抗辩。

   我们认为.形式合法但实质违法的权利不应得到法律保护.诚实信用原则作为包括商标法在内的民法的帝王条款.应始终在实现利益平衡的过程中得到体现.在先使用人通过诚实经营获得的商业信誉在侵权诉讼中也应当得到一定程度的保护。因此,在符合下列条件的前提下,被告可以在先使用未注册商标进行有效抗辩:(1)在先使用行为合法。如在香烟上使用未经注册的商标,由于违反了《烟草专卖法》第20条第1款,属于法律禁止性行为.故在香烟上的在先使用行为不能产生受法律保护的在先权利。(2)在先使用的商标已具有一定知名度。对知名度的要求无需过高.并不要求在全国范围内知名.只要为一定区域的消费者认可即可。但对于具有特别人身信任关系的代理人或者代表人以及同一地区的同行业竞争者的抢注行为.即使在先商标不具有知名度,被告也可以此进行抗辩。(3)以不正当手段抢先注册。即商标注册人在中请注册时,已知道他人已经在先使用相同的标识。如果商标注册人并不知晓上述事实.系善意注册.则即使被告使用在先.也无法成立有效的抗辩。 

  (二)企业名称权(字号权)抗辩  

  1.以在先登记的企业名称权抗辩。在被告的企业名称登记时间先于原告注册商标专用权取得时间的情况下.如果被告规范使用其企业名称,或者根据行业惯例简化使用企业名称.根据保护在先权利原则,被告以享有在先企业名称权进行商标侵权抗辩的,应认定其成立.但是,对在先企业名称权的保护并不是绝对的。首先,被告虽然取得企业名称在先.但其是在原告注册商标已具备一定知名度的情况下.才开始在相同或类似商品上简化或突出使用其字号的.则主观恶意明显.在先企业名称权抗辩不能成立。其次.被告虽是依据惯例简化或突出使用字号,或者简化或突出使用该字号具有相当的历史因素,但若在原告取得商标权后.被告行为可导致消费者混淆误认的,为了划清商标权与企业名称权的边界.避免市场混淆.法院可在认定不构成侵权的基础上.要求被告自判决生效后规范使用其企业名称.俺]如在奥莱尔工业有限公司诉奉化奥莱尔公司侵犯“奥莱尔”商标专用权案中.原告分别于1998年和2004年经核准注册“OLAER”和“奥莱尔”商标.而被告系成立于1996年的中外合资经营企业.后外方股东退出,公司股权也经多次转让。一审法院认为.由于被告的企业字号“奥莱尔”早于涉案注册商标专用权取得时间,故其使用该字号不构成对原告注册商标权的侵害。二审法院在此基础上进一步指出,为避免相关公众产生混淆误认.被告在判决之后不得再突出使用“奥莱尔”字样. 

  2.以在后登记的企业名称权抗辩。被告企业名称登记时间晚于原告商标核准注册时间.且被告登记、使用企业名称本身具有不正当性.如被告系与原告具有特定身份关系的代理人、代表人.或者系将他人具有一定知名度的商标登记为字号并突出使用的,被告以合法取得企业名称权为由进行不侵权抗辩的.不予支持。

    但对于被告企业名称登记时间晚于原告商标核准注册时间,而在被告登记企业名称时,原告注册商标的知名度较小,被告取得和行使企业名称权的行为在主观上并无攀附原告商标商誉的故意.在客观上规范使用企业名称的行为也不会导致相关消费者混淆误认的.被告以合法取得和行使企业名称权为由进行不侵权抗辩的.应予支持。但被告突出使用字号.并造成相关消费者混淆误认的,应认定构成商标侵权。如在蓝天公司诉杭州百脑汇公司侵犯“百脑汇”商标专用权及不正当竞争纠纷案中. “百脑汇”商标核准注册于199957.而被告经营的“杭州百脑汇电脑市场”系于同年715日由原杭州硅谷电脑市场变更名称而来.由于“杭州百脑汇电脑市场”出现时.“百脑汇”商标在杭州地区尚无知名度,而被告企业名称虽登记于20046月.但系专门为接管杭州百脑汇电脑市场而设立,故该企业名称权的形成具有相应的历史原因:此外,被告还曾授权原告的全资子公司有偿使用“杭州百脑汇电脑市场”名称.说明原告对被告依靠自身行为所形成的商誉是认可的。基于上述原因,法院认为被告规范使用其企业名称的行为不构成侵权,但在网站和市场广告上突出使用“杭州百脑汇”字样构成侵权,应承担相应的侵权责任。 

  3.以在境外登记(注册)的企业名称权抗辩.在审判实践中.往往存在将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为字号在境外(特别是香港、意大利、美国、法国等)注册登记后,授权国内企业在相同或者类似商品上使用的情况,、对于被告以其使用的标识属于在境外登记注册的企业名称权为由进行抗辩的.我们认为.在中国境外取得的企业名称等,即便其取得程序符合境外的法律规定.但在中国境内的使用行为违反我国法律和扰乱我国市场经济秩序的.按照知识产权独立性和地域性原则.其使用行为仍然构成侵权或者不正当竞争。这已在知识产权审判中取得了共识.  

 (三)以享有其他知识产权抗辩

   1.以享有著作权抗辩。根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第1条第1款,原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权等在先权利为由提起诉讼,符合《民事诉讼法>108条规定的,人民法院应当受理。因此.我国允许著作权人对在后商标注册人提起侵权诉讼。但在商标权人起诉著作权人的案件中.被告能否直接以其享有在先著作权进行抗辩呢?一种观点认为,在他人已注册商标的情况下,被告虽然对作品享有复制、发行等权利.但却不能在相同或类似商品上对相关文字或图形进行商标意义上的使用.因为这种使用不是著作权法意义上的复制。我们认为,商标权人寻求侵权救济的,其权利本身应当没有瑕疵,形式合法而实质非法的权利不应受到法律保护。如果原告的注册商标确系剽窃、抄袭被告的,“在构成侵权的知识产权权利冲突中,规范使用可作为停止侵权的具体方式;因此.在查明被告确实享有在先著作权的情况下,应当认定不侵权抗辩成立。例外的情形是,如果原告能够证明商标所涉的作品是其独创的,则其注册、使用商标的行为不仅不会侵犯被告的著作权,而且在其已享有注册商标专用权的情况下,有权禁止被告在相同或类似商品上就该作品作商标意义上的使用。

 2.以享有外观设计专利权抗辩.在被告享有在先外观设计专利权的情况下.若原告在相同或类似商品上注册的商标f尤其是立体商标)确系对被告在先外观设计专利的恶意抄袭、模仿,对于被告在商标侵权诉讼中主张在先外观设计专利权抗辩的.应予支持。但若被告的外观设计专利申请在后,则其抗辩难以成立。如在德尔福公司诉浙江博德公司侵犯商标专用权纠纷案中。法院认为.原告商标被授予注册商标专用权的时间远远早于被告外观设计专利获得授权的时间,虽然被告“包装盒”外观设计专利未与特定商品相联系.其本身并不一定构成侵权.但被告将该其作为汽车机油滤清器的包装盒使用.易使相关公众对商品的来源产生混淆误认.如果不予制止.将严重损害商标权人和社会公众的剩益.故被诉侵权行为侵害了原告的在先商标权。

  

 

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