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商标侵权诉讼抗辩事由之正当使用抗辩
 
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商标侵权诉讼抗辩事由之正当使用抗辩
知识产权网 新闻来源:admin 发布时间:2014/2/23 18:23:07

 正当使用抗辩 

  《商标法实施条例》第49条中规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。由于上述正当使用抗辩的规定较为原则,从审判实践来看主要涉及以下几个方面。  

 (一)通用名称的正当使用  相对于特有名称而言,通用名称是指在一定范围内被普遍使用的某一商品种类的名称。根据形成过程和原因,通用名称可分为二类:一是规范的商品名称,如在国家标准、行业标准以及专业工具书、辞典中载明的商品名称;二是约定俗成的商品名称、普遍使用的表示某类商品的通用名称或商品名称的简称。    在诉讼中,认定通用名称的难点在于通用名称是否以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。一种观点认为,只有在全国范围内通用才能认定为通用名称;另一种观点认为,需视所涉产品涵盖的区域作出判断,在某个特定区域内通用的产品名称,也可认定为通用名称。我们认为,一方面《商标法》虽然明确规定禁止将通用召称作为商标申请注册,即使获得了注册,也属于可撤销的商标,但对于通用名称的具体法律含义未作出明确规定:另一方面我国幅员辽阔,由于历史传统、风土人情以及历史环境等因素,某些商品(如土特产)的市场较为固定,其仅为特定区域范围内的相关公众所知晓和使用。因此,为维持执法标准的统一,是否属于通用名称,原则上应当以其在全国范围内是否为相关公众所通常认识为标准。但我国幅员辽阔,由于历史传统、风土人情以及历史环境等因素,某些商品(如土特产)的市场较为固定,其仅为特定区域范围内的相关公众所通常认识。因此,仅在特定区域内通用的商品名称也可以认定为通用名称。如在徐自强诉吴平江商标侵权案中,原告为“杜搭”注册商标专用权人,但根据被告提供的证据,在原、被告商品的主要销售地,桐乡乌镇,杜搭酒有其独特含义.系三白酒在当地的一种通用别称。因此,法院认定.在被告的商品包装上对于厂家名称、商标和字号的使用均较为明显的情况下,其使用“杜搭”属于正当使用.并不侵犯原告的注册商标专用权。  

 (二)地名的正当使用 

  地名是指具有特定空间位置和地域范围的地理实体的专有名称,包括行政区划的地理名称、自然地理区域的名称等。由于地名是标示特定地理实体的词汇.属于公共资源,为社会公众所共享,故《商标法》规定,县级以上行政区划的地名以及为公众知晓的外国地名,不得作为商标注册,但地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外。但对于已注册为商标的具有第二含义的地名、县级以下行政区划地名以及自然地理名称等,由于其兼具商标法律属性和地名自然属性.两者相互交叉,因此在涉及地名商标的商标侵权诉讼中.双方争议较大。涉及地名商标正当使用抗辩的案件主要有以下类型。

 1.景区地名的商标正当使用。由于很多以自然旅游资源形成的景区名称并不属于县级以上行政区划地名.因此有不少景区名称被他人申请注册为商标.如在苗某诉新安江旅游公司等侵犯商标专用权纠纷系列案中.苗某先后申请注册了“大慈岩”等上百件景区地名商标,并认为有关旅游服务公司使用与注册商标相同的景区名称为游客提供服务,构成对其注册商标权的侵犯。但一、二审法院审理后均认为.在苗某取得注册商标专用权以前.被告就一直使用“大慈岩”等景区名称宣传、介绍相应的旅游景点,其在景区门票、宣传资料等载体上使用被诉侵权标识是为了指示旅游景点而非区分服务来源.属于对景点名称的正当使用,故不构成商标侵权。

  2.地理标志地名的正当使用.地理标志是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征.主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。根据国家质检总局制定并于2005715施行的《地理标志产品保护规定》的规定,地理标志产品应由当地县级以上人民政府指定的地理标志产品保护申请机构或人民政府认定的协会和企业提出申请,经国家质检总局批准后获得保护.该产地范围内符合条件的生产者经申请.即可在其产品上使用地理标志产品名称和专用标志。在涉及地理标志和地名商标冲突的商标侵权纠纷案件中.被告通常的抗辩理由就是其对地名的使用属于对地理标志的使用,属于正当使用,并不构成商标侵权。如在浙江省食品公司诉永康火腿厂等侵犯“盒华火腿”商标侵权纠纷案中.法院审理后认为.虽然原告系“金华火腿”注册商标专用权人.但永康火腿厂经原国家质量技术监督局批准,有权使用“金华火腿”原产地域产品名称。永康火腿厂不但在其火腿外包装显著位置标明了自己的“真方宗”注册商标、企业名称、厂址、联系方式等信息,而且在火腿表皮上标注的“金华火腿”下端标明了“原产地管委会认定”.上端亦标有“真方宗”字样。从上述使用方式可以认定,永康火腿厂标注“金华火腿”的目的是表明原产地域产品.不构成对原告“金华火腿”注册商标专用权的侵害。 

  (三)对其他包含商品特点的词汇的正当使用 

  根据《商标法实施条例》第49条规定,对注册商标中包含的商品的其他特点的词汇。若行为人在使用此类词汇时仅仅是为了表述该产品的特点,商标权利人也不能禁止其他人进行正当使用。如在平分厂诉不凡帝范梅勒公司侵犯“浓浓”商标侵权纠纷案中。法院审理后认为.“浓浓”一词本身的显著性不强.且在第一含义上.普通消费者容易将其理解为描述奶制品含奶量高、奶香浓郁的一个普遍使用的形容词.系对产品特点的一种描述,故被告在其糖果包装上系以合理的标注方式使用“浓浓”词汇.属于正当使用。   

(四)认定正当使用需要考量的具体因素 

  认定被告的使用行为是否属于正当使用.应主要围绕使用意图、使用方式和使用效果等三方面进行审查。在有的案件中,还需考虑注册商标的显著性和知名度、被诉侵权行为人使用注册商标的历史因素和使用现状等特定因素进行综合考量,并根据案件具体情况进行判断。

1.使用意图。行为人是出于描述、说明产品的目的而善意使用相关标识,还是出于攀附他人商誉的不正当竞争意图而使用他人商标.是判断是否构成正当使用的重要因素。若行为人使用注册商标的目的是对商品的质量、原料、功能、来源地以及其他特点进行真实的描述,是使消费者获取必要的信息.则可认定其使用意图是善意的。      

 2.使用方式,要构成正当使用,在使用方式上应当合理,对于使用方式是否合理,可以参考商业、行业惯例等因素或专业协会的意见进行判断.审判实践中常见的不正当使用方式包括:将他人商标置于显著位置,以加大加粗等方式进行突出使用:不标注或未妥善标注自身的注册商标、企业名称等信息:采用与注册商标相同或相似的字体或行文布局等. 

 3.使用效果。有观点认为.在他人善意合理地使用描述性词汇的情况下.即使在客观上造成了一定程度的混淆误认.商标权人也应当予以容忍.故“不构成混淆”并非正当使用抗辩成立的要件。但我们认为,一般而言,对描述性词汇的正当使用在客观上并不会造成混淆误认,但考虑到我国目前不规范使用商标标识的情况还大量存在.为尽可能减少市场混淆,在判断是否构成正当使用时.还是应当考虑混淆因素,将“不构成混淆”作为正当使用的一个成立要件.以此促使行为人更加规范谨慎地使用描述性词汇。

 

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