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最高院发布侵犯专利权纠纷案司法解释(二) 4月1日起施行
 
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最高院发布侵犯专利权纠纷案司法解释(二) 4月1日起施行
知识产权网 新闻来源:admin 发布时间:2016/3/23 9:54:14

2009年12月,最高人民法院曾发布《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》。2016年1月25日,最高人民法院审判委员会第1676次会议讨论通过了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称《解释二》),将于2016年4月1日起施行。

2016年3月22日,最高人民法院举行新闻发布会,通报了关于《解释二》的有关情况。最高人民法院民三庭庭长宋晓明对《解释二》的制定背景以及主要内容作了简要的介绍。最高人民法院民三庭王闯副庭长回答了有关记者提问。

为方便阅读和理解制定背景,小编根据发布会内容,整合了《解释二》相关条文及宋晓明庭长和王闯副庭长的介绍内容。欢迎投稿参与讨论。

法释〔2016〕1号

最高人民法院

关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)

2016年1月25日最高人民法院审判委员会第1676次会议通过,自2016年4月1日起施行)

为正确审理侵犯专利权纠纷案件,根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国侵权责任法》《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定,结合审判实践,制定本解释。

第一条 权利要求书有两项以上权利要求的,权利人应当在起诉状中载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。起诉状对此未记载或者记载不明的,人民法院应当要求权利人明确。经释明,权利人仍不予明确的,人民法院可以裁定驳回起诉。

第二条 (先行裁驳、另行起诉制度)权利人在专利诉讼侵权中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的,权利人可以另行起诉

专利权人另行起诉的,诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。

宋晓明:针对案件审理周期较长的问题,《解释二》作了针对性的规定。在我国现行专利法律框架下,权利人起诉被告侵犯其专利权,即民事侵权诉讼中,被告往往向专利复审委员会另行提起宣告专利权无效的请求,而审理专利诉讼侵权纠纷案件的法院又无权审查专利权的效力,这时通常是先中止民事诉讼,等待专利授权确权行政诉讼的结果。然而,专利授权确权程序过于繁冗,循环诉讼和程序空转的情况更为突出,不利于纠纷的实质性解决。为提高专利诉讼侵权诉讼的审理效率,尽可能缓解审理周期较长的影响,充分考虑专利授权确权行政诉讼改变专利复审委员会决定的比例较低的实际,《解释二》第二条设计了“先行裁驳、另行起诉”的制度,即在专利复审委员会作出宣告专利权无效的决定后,审理专利诉讼侵权纠纷案件的法院可以裁定“驳回起诉”,无需等待行政诉讼的最终结果,并通过“另行起诉”给权利人以司法救济途径。之所以采用从程序上裁定驳回起诉,而非实体上判决驳回诉讼请求,主要是考虑若无效决定被行政裁判推翻,则权利人仍可另行起诉。

第三条 因明显违反专利法第二十六条第三款、第四款导致说明书无法用于解释权利要求,且不属于本解释第四条规定的情形,专利权因此被请求宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院一般应当裁定中止诉讼;在合理期限内专利权未被请求宣告无效的,人民法院可以根据权利要求的记载确定专利权的保护范围。

(第四条至第十三条:发明、实用新型权利要求的解释)

第四条 权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、标点、图形、符号等存有歧义,但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的,人民法院应当根据该唯一理解予以认定。

第五条 在人民法院确定专利权的保护范围时,独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。

第六条 人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。

专利审查档案,包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料,国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。

第七条 被诉侵权技术方案在包含封闭式组合物权利要求全部技术特征的基础上增加其他技术特征的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围,但该增加的技术特征属于不可避免的常规数量杂质的除外。

前款所称封闭式组合物权利要求,一般不包括中药组合物权利要求。

宋晓明:《解释二》第七条明确了实践中争议已久的封闭式组合物权利要求的解释规则,也凸显了对权利要求公示性的尊重以及维护社会公众对专利权保护范围的信赖。因为历次版本的《专利审查指南》对于封闭式组合物权利要求的规定是相同的,即不得含有该权利要求所述特征之外的其他组分,除非是无法避免的常量杂质。通过长期的专利实践,此撰写方式和解释规则已为业界普遍接受。《解释二》第七条第一款规定的解释规则与《专利审查指南》保持了一致。此外,中药组合物权利要求的解释方法,原则上不适用第一款的规定,而应当审查被诉侵权产品增加的技术特征对于技术问题的解决是否产生实质性影响。

需要指出的是,文字表达本身具有一定的局限性,权利要求书对专利技术方案的概括难以做到全面、精准。而且,专利文件撰写水平的提高需要一个过程,不可能一蹴而就。因此,在强调权利要求公示性这一基本导向的同时,权利要求的解释需要保有一定的弹性,避免“唯文字论”,使真正有技术贡献的专利能获得比较周延的保护。

第八条 功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。

第九条 被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

第十条 对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征,被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

第十一条 方法权利要求未明确记载技术步骤的先后顺序,但本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后直接、明确地认为该技术步骤应当按照特定顺序实施的,人民法院应当认定该步骤顺序对于专利权的保护范围具有限定作用。

第十二条 权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定,且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用,权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的,人民法院不予支持。

宋晓明:《解释二》第五条、第十条和第十二条分别针对的是前序特征、产品权利要求中的制备方法和数值特征中的强调用语,规定上述特征和用语对专利权保护范围具有限定作用。上述特征和用语是否作为专利的必要技术特征,属于专利授权确权阶段应当解决的问题,审理专利诉讼侵权纠纷案件的人民法院对此不宜再甄别,也就是说,专利文件撰写人应当在专利申请阶段对于上述特征的表述给予足够的注意。

第十三条 (禁止反悔原则的例外)权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

(第十四至十七条:外观设计侵权认定——设计空间、成套产品、组装关系唯一/不唯一的组件产品)

第十四条人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时,一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的,人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别;设计空间较小的,人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。

第十五条 对于成套产品的外观设计专利,被诉侵权设计与其一项外观设计相同或者近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。

第十六条 对于组装关系唯一的组件产品的外观设计专利,被诉侵权设计与其组合状态下的外观设计相同或者近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。

对于各构件之间无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品的外观设计专利,被诉侵权设计与其全部单个构件的外观设计均相同或者近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围;被诉侵权设计缺少其单个构件的外观设计或者与之不相同也不近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

第十七条 对于变化状态产品的外观设计专利,被诉侵权设计与变化状态图所示各种使用状态下的外观设计均相同或者近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围;被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

第十八条 (发明专利临时保护期)权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的,人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。

发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致,被诉技术方案均落入上述两种范围的,人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明;被诉技术方案仅落入其中一种范围的,人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明

发明专利公告授权后,未经专利权人许可,为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品,且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的,对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张,人民法院不予支持。

王闯:发明专利采“早期公开、延迟审查”制,故存在专利申请公布日与授权公告日之间的临时保护期。因专利法第十一条规定的侵权行为均在专利权被授予后,故临时保护期内实施发明在性质上不属于侵权行为。但是,实践中争议较大的问题是,临时保护期内已制造、销售、进口的产品能否在专利授权公告日后销售、许诺销售或者使用?对此,起草中曾有两种意见:第一种意见认为,临时保护期内制造、销售、进口的产品不是侵权产品,专利权人无权在授权公告日之后禁止非侵权产品的后续销售、使用等行为;第二种意见认为,依照专利法第十一条的规定,专利权被授予后,专利权人可以禁止他人未经其许可的任何实施行为。使用、销售、许诺销售临时保护期内已制造的产品,不属于专利法第六十九条规定的不视为侵权的情形,故应依法被禁止。如果采用第一种意见,就可能导致行为人在临时保护期内囤积产品、待授权公告日后再销售的情况。如果采用第二种意见,则与临时保护期内制造的产品不是侵权产品的定性不符,对于被告过于严苛。因此,《解释二》第十八条作了折衷:如果临时保护期实施制造、销售、进口行为的人按照专利法第十三条的规定向权利人支付适当费用,那么临时保护期已制造、销售、进口的产品不视为侵权产品,其后续的使用、销售、许诺销售也就不属于专利法第十一条规定的侵权行为。

实践中,权利人可能在起诉时将制造者、使用者、销售者均作为共同被告,也可能仅起诉销售者,当销售者提出制造者已书面承诺支付适当费用的抗辩时,权利人才申请将制造者追加为第三人。对此,应当依照民事诉讼法及其司法解释的相应规定处理,《解释二》未再赘述。之所以规定“书面承诺”,一是为了增强操作性,二是为针对制造者、销售者、进口者可能提起的费用之诉提供依据。

第十九条 产品买卖合同依法成立的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售

第二十条 对于将依照专利方法直接获得的产品进一步加工、处理而获得的后续产品,进行再加工、处理的,人民法院应当认定不属于专利法第十一条规定的“使用依照该专利方法直接获得的产品”。

第二十一条 (专利间接侵权)明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。

明知有关产品、方法被授予专利权,未经专利权人许可,为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。

宋晓明:第二十一条规定的专利间接侵权制度,进一步强化了对专利权人的保护,目前正在征求意见的专利法修订草案也有类似的条文。实践中,间接侵权人与最终实施发明创造的侵权人之间没有意思联络,并不构成共同过错。但是,间接侵权人明知其提供的零部件等只能用于生产侵犯专利权的产品,而仍然提供给侵权人实施。鉴于间接侵权人明显的主观恶意,且其提供的零部件是直接侵权行为的专用品或者其积极诱导他人实施专利诉讼侵权行为,故将其纳入侵权责任法第九条规制的范围。这并不意味着在现行法律框架之外给予专利权人以额外的保护,而是侵权责任法适用的应有之义,符合加强专利权人保护的客观实际。

第二十二条(现有技术/设计抗辩)对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩,人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。

第二十三条 被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围,被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的,人民法院不予支持

第二十四条 (标准实施抗辩)推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的,人民法院一般不予支持。

推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时,专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务,导致无法达成专利实施许可合同,且被诉侵权人在协商中无明显过错的,对于权利人请求停止标准实施行为的主张,人民法院一般不予支持。

本条第二款所称实施许可条件,应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商,仍无法达成一致的,可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时,应当根据公平、合理、无歧视的原则,综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。

法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的,从其规定。

第二十五条 (合法来源抗辩)为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利诉讼侵权产品,且举证证明该产品合法来源的,对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张,人民法院应予支持,但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

本条第一款所称不知道,是指实际不知道且不应当知道。

本条第一款所称合法来源,是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源,使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

宋晓明:专利法第七十条规定,使用者、许诺销售者、销售者合法来源抗辩成立时,免除其赔偿责任。争议在于,善意的使用者在证明合法来源且已支付合理对价的情况下是否还应停止使用。实践中,侵权产品的使用者通常不知道也不应当知道其购买的是侵权产品,因使用者在侵权行为链条的末端,容易被权利人发现,故权利人往往选择起诉使用者。即使制造者、销售者和使用者均为共同被告,若依照专利法第七十条,使用者仅免除赔偿损失,其仍应承担停止使用的侵权责任。若不停止使用,则需支付专利使用费,作为不停止使用的替代。为厘清专利权与其他民事权利的法律边界,根据利益平衡原则,《解释二》第二十五条通过但书将善意使用者予以排除。

在起草过程中,有一种意见认为:该条免除了善意使用者不停止使用的责任,与专利法第七十条存在冲突;另一种意见则认为:在制度本意上,设立合法来源抗辩制度是为了打击侵权源头,而制造者才是侵权的主要源头。Trips协议亦未要求善意使用的行为应被禁止。使用者在主观上是善意的,在客观上提供了合法来源,且在获得该侵权产品时向销售者支付了合理对价,理应阻却专利权禁止力的延伸。专利权排他性强,但不等于可以无限扩张。专利法不仅仅是专利权人的法,一味地强调专利权人单方的利益,置善意使用者的正当利益于不顾,将侵占善意使用者的合理空间、妨碍交易安全,这并非专利法第七十条的原意,也有违利益平衡的法律基本精神。最高人民法院在征求有关立法部门意见的基础上,《解释二》最终采纳了第二种意见。

第二十六条 (停止侵权行为)被告构成对专利权的侵犯,权利人请求判令其停止侵权行为的,人民法院应予支持,但基于国家利益、公共利益的考量,人民法院可以不判令被告停止被诉行为,而判令其支付相应的合理费用。

宋晓明:关于侵权责任的承担方式,专利法未作明确规定,但侵权责任法第十五条规定承担侵权责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。《解释二》第二十六条属于在个案中对民事责任承担方式的确定,是侵权责任法等法律适用的应有之义。虽然专利法规定了专利强制许可制度,但《解释二》第二十六条与专利强制许可制度并行不悖。若将行政机关颁发强制许可作为民事侵权诉讼的前置程序,则将导致民事诉讼的中止,人为地将救济程序复杂化,不利于及时定纷止争。需要指出的是,只有在损害国家利益、公共利益等极特殊的例外情况下,法院才不判令停止被诉行为,停止侵权仍是专利诉讼侵权责任的基本方式。

第二十七条 (赔偿数额的举证规则)权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的,人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定,要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证;在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据,而与专利诉讼侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料;侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

宋晓明:本条对专利诉讼侵权诉讼中有关赔偿数额的举证规则进行了一定程度的完善。在参考商标法第六十三条第二款有关证据妨碍规定的基础上,根据专利权人的初步举证以及侵权人掌握相关证据的情况,将有关侵权人获利的举证义务分配给侵权人,并将此与专利法第六十五条规定的赔偿额的计算顺序相衔接。

王闯:举证难和赔偿低是紧密关联的两个问题,导致侵权案件赔偿数额较低的主要原因是有关损失或获利的证据不足,也就是举证难的问题。由于专利诉讼侵权的隐蔽性,很多侵权证据由侵权人掌握,而权利人难以取得,也就是说,权利人和侵权人对于侵权证据的举证难易存在较大差别。因此,“举证难、赔偿低”问题的根本解决,不在于替权利人举证或者一味地提高法定赔偿数额,而应当是制定一套符合知识产权诉讼特点的举证规则。《解释二》第二十七条对专利诉讼侵权诉讼中有关赔偿数额的举证规则进行了一定程度的完善。需要指出的是,该规则的适用,需以权利人初步举证被告的获利情况,且与专利诉讼侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握为前提。若上述两条件均不成就,则无法进行证据妨碍推定,导致“侵权获利难以确定”。依照专利法第六十五条,进而需要确定是否可以参照专利许可费确定赔偿数额。

第二十八条 权利人、侵权人依法约定专利诉讼侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法,并在专利诉讼侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的,人民法院应予支持。

王闯:权利人、侵权人可以依法约定赔偿数额或赔偿计算方法,实际上在专利法第六十五条之外增加了一种确定赔偿数额的可能方式。

第二十九条 宣告专利权无效的决定作出后,当事人根据该决定依法申请再审请求撤销专利权无效宣告前人民法院作出但未执行专利诉讼侵权的判决、调解书的,人民法院可以裁定中止再审审查,并中止原判决、调解书的执行

专利权人向人民法院提供充分、有效的担保,请求继续执行前款所称判决、调解书的,人民法院应当继续执行;侵权人向人民法院提供充分、有效的反担保,请求中止执行的,人民法院应当准许。人民法院生效裁判未撤销宣告专利权无效的决定的,专利权人应当赔偿因继续执行给对方造成的损失;宣告专利权无效的决定被人民法院生效裁判撤销,专利权仍有效的,人民法院可以依据前款所称判决、调解书直接执行上述反担保财产。

第三十条 在法定期限内对宣告专利权无效的决定不向人民法院起诉或者起诉后生效裁判未撤销该决定,当事人根据该决定依法申请再审,请求撤销宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利诉讼侵权的判决、调解书的,人民法院应当再审。当事人根据该决定,依法申请终结执行宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利诉讼侵权的判决、调解书的,人民法院应当裁定终结执行

第三十一条 本解释自2016年4月1日起施行。最高人民法院以前发布的相关司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。

 

 

 

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