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论外观设计专利的商业维权
 
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论外观设计专利的商业维权
知识产权网 新闻来源:admin 发布时间:2015/11/19 14:54:33

  外观设计也称为工业品外观设计(industrial design),顾名思义外观设计是对产品外表所作的设计。 我国的外观设计专利保护制度中没有对创造性进行明确规定,有些较低水平的外观设计也列入保护范围之内,从而造成我国存在外观设计专利授权量大、但质量不高的现象,由此而引发的争议和纠纷也日益增多。在这些案件的背后,逐渐形成一种商业维权模式,以商业经营为手段,进行批量诉讼,虽然客观上保护了外观设计专利权人的权益,但同时也被一些个人或者企业利用为生财之道,甚至正在发展成为产业链。

  【案例一】

  广东奥飞动漫文化股份有限公司诉合肥市国欢商贸有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案

  2009年3月18日,广东奥飞动漫文化有限公司与广东奥迪动漫玩具有限公司被国家知识产权局授予"玩具变身器(炎龙)"的外观设计专利权,专利号为ZL200830054247.7。2010年6月8日10点40分,奥飞动漫公司的委托代理人及公证人员来到"国欢超市",以普通消费者身份购买了"铠甲勇士风鹰铠甲召唤器"玩具一件,并取得购物凭证一张,公证人员现场监督了购买过程。购买行为结束后,对所购物品进行密封并在密封处签名及加盖公证处印章,存放于公证处。后原告诉至人民法院。

  一审法院认为:被告国欢商贸公司没有对产品的合法来源加以证明,其应承担停止侵权和赔偿损失的民事责任。由于奥飞动漫公司未能就自身因侵权所受损失或国欢商贸公司因侵权所获利益加以证明,考虑到奥飞动漫公司仅证明国欢商贸公司销售了一件侵权产品,且该产品的零售额仅为15元,同时考虑到奥飞动漫公司的合理支出,酌定国欢商贸公司赔偿奥飞动漫公司经济损失5000元。

  原告奥飞动漫公司对原审判决的赔偿数额不服,提起上诉。

  二审法院认为:根据《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款规定,考虑各种综合因素,酌情确定国欢商贸公司赔偿奥飞动漫公司经济损失1万元。原审判决确定国欢商贸公司赔偿奥飞动漫公司经济损失5000元,显系适用法律不当,予以纠正。

  【案例二】

  广东奥飞动漫文化股份有限公司诉张明侵犯外观设计专利权纠纷案

  原告诉称: 2009年3月18日原告获得名称为"玩具爪(裂地)"外观设计专利权(专利号为ZL200830054258.5)。被告未经原告许可擅自销售与原告外观设计专利相同的产品,落入了原告外观设计专利的保护范围,构成了对原告专利权的侵犯,给原告造成了巨大的经济损失。

  被告辩称:一时不慎造成侵权,没有侵权的故意,且被告为小本经营,经营场所为一小型的商店,涉案产品销量很小,出售价格也比较低,获得范围较小,并未对原告造成巨大损失,且已停止侵权,请法院予以酌情判决。

  审理法院认为:被告提供的证据不足以证明所售被控侵权产品的合法来源,故应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。对于赔偿损失的具体数额,考虑各种因素,酌定本案的赔偿数额。判令被告赔偿原告经济损失5000元。

  【案例三】

  广东奥飞动漫文化股份有限公司诉常州新润乐家商贸有限公司侵害外观设计专利权纠纷系列案件

  原告代理人及公证人员至被告所有的超市,购买了6种涉嫌侵权的玩具,并取得购物凭证六张,公证人员现场监督了购买过程,并对所购物品进行密封并在密封处签名及加盖公证处印章。后原告以被告销售玩具的行为侵犯其六个外观设计专利权(专利号为ZL201030019905.6、ZL200930260366.2、ZL200730315580.4、ZL201030246428.7、ZL201030140981.2、ZL200930258922.2)为由,分别向法院提起6起诉讼。

  案件审理中,原、被告均同意调解,在法官的主持下,最终达成调解协议,被告立即停止侵权行为,一次性支付向原告赔偿款22000元,原告撤回诉讼。

  一、外观设计专利商业维权纠纷的特点

  上述三件案件为典型的外观设计专利商业维权案件,原告代理人以专业的手法收集、保存证据,依据专利权第六十五条第二款之规定,以被告侵犯其所有的外观设计专利权为由提起法定赔偿的要求。当前,类似的外观设计专利商业维权都呈现出以下四个特点:

  (一)商业维权多为批量诉讼、数量较大

  专业维权人将权利人的外观设计专利权以低价大量购买或以独占许可的形式获取独占性利用权,然后打包给商业性单位(包括律师事务所)批量诉讼,再从事诉讼效益中获取约定的份额。专业维权人通常会选择在某个时间段内集中收集某地区的侵权证据,并以公证等形式确定证据,集中向法院提起诉讼,直接导致法院收案集中,短时间内案件数量大幅增长的状况,如案例三的6件案件。

  (二)外观设计专利的免责条款不适用

  根据《专利法》第七十条之规定,为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。司法实践中,超市、批发市场等流通领域已经成为外观设计专利的打假重点,要么被控侵权人难以提供证据证明被诉侵权产品的合法来源,要么被诉侵权产品为无产品质量检验合格证明,亦未标明生产厂名和厂址的"三无"产品,当然不能适用免责条款。

  (三)侵"权"竞合的选择

  我国没有专门的外观设计专利法,《著作权法》也没有对保护实用艺术作品和工业品外观设计作出明确规定。但是目前在世界上,即使对于那些制定了专门外观设计法的国家,外观设计作为一种具有美感的设计,仍然可以受到《著作权法》的保护。换言之,只要外观设计符合创作作品的要求,当然应当受到《著作权法》的保护。如上述案件中,被控侵权产品"烈焰刀"的"烈焰"图片同样受到著作权的保护。但司法实践中,权利人往往会放弃著作权侵权之诉,而选择外观设计专利侵权之诉,相对于没有赔偿底线规定的著作权侵权赔偿,有1万元赔偿底线的外观设计专利侵权法定赔偿则成为商业维权的优先选择。

  (四)最优的法定赔偿

  根据《专利法》第六十五条的规定,外观设计专利侵权赔偿的标准有四种依据:(1)以权利人被侵权所受到的实际损失为依据;(2)以侵权人因侵权所获得的利益为依据;(3)以专利许可使用费的倍数为依据确定赔偿额;(4)人民法院定额赔偿。从理论上讲,前三种依据是周密可行的,但由于专利侵权损害赔偿额度的难计量性等特点,使其在司法实务中有很大的局限性。按照《专利法》规定,即只有当无法适用其他计算方法时,才能考虑由人民法院定额赔偿,当事人不能自由选择。但在我国司法实践中,由于缺失相应的证据材料,很难用前三种计算赔偿数额,人民法院会根据当事人的请求以及不同的案件情况,选择适用法定赔偿。在确定侵权赔偿时,不论是按照权利人的损失、按照侵权人的获利、或参照专利许可使用费,最困难的莫过于举证。专业维权人以"维权利益"最大化为目标,法定赔偿明确规定由人民法院根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素酌定,通常权利人只须就上述各项因素加以举证,除非权利人希望获得更高的赔偿,便可能获得 1 万元以上、最高 100 万元人民币的赔偿数额,对商业维权来说,选择法定赔偿是既经济又有效率的最优选择。

  二、外观设计专利商业维权的利与弊

  (一)商业维权客观上保护了外观设计专利权

  商业维权中的专业维权公司,基于长期的维权实践,积累了丰富的诉讼经验。他们既知晓专利权保护的法律规定,又掌握侵权行为密集的领域、范围、行为表现,能够主动发现证据并精确收集、保存,他们在起诉前还能够选择适当的诉讼请求,并在诉讼过程中较好地把握庭审焦点,发表质证意见,往往比被诉侵权人处于更为有利的地位。从效果上看,确保了胜诉率,确实能有效打击侵权行为,节省权利人的维权成本,客观上有利于权利的保护。

  (二)商业维权实质上将阻碍外观设计专利的发展

  商业维权模式是采用各种形式上相当合法的手段最大限度的获取"维权"受益,其侵权主体集中,同一侵权人往往同时侵犯权利人的多个外观设计专利,如案例三的系列案件,被告销售的六个玩具就侵害了原告的6个外观设计专利,由于有1万元的赔偿底线成为其"盈利"的基本保障,各案赔偿款经累计后,其获得的赔偿数额相当可观。事实上,以商业维权"盈利"的模式,最终得益的不是权利人,而是专业维权人,表面上合法地获取了最大限度的"维权"受益,但实质上专业维权人从"经营"的角度,将维权当成一种商业性"盈利"策略。当前,利益的驱使使得权利人或权利人授权的人不惜设置陷阱或者诱饵故意放纵侵权,待成一定气候后再予以"收拾",即所谓"放水养鱼"之策。 这种"盈利"策略明显的背离了专利法保护的宗旨,会阻碍甚至扼杀正常专利市场的培育以及产业的发展。

  三、关于规范外观设计专利商业维权的一些想法

  (一)要切实预防商业维权的泛滥

  商业维权"盈利"在美国等发达国家也存在,近年来在专利领域有泛滥之势,以至于获得了"专利诱饵"、"专利地痞"等不雅称谓。《专利法》的立法宗旨是"为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展",而商业维权的"盈利"目的明显是与我国《专利法》的立法宗旨相悖,与此同时,由于此类批量诉讼导致法院受理案件数在短期内激增,给正常的审判秩序造成冲击,浪费了本已十分有限的司法资源。因此,司法实践中应当加大对商业维权的规范力度,尽可能做到既有效打击侵权,又避免助长这种维权"盈利"的发展,以防其泛滥成灾。

  (二)应当允许对商业维权法定赔偿的个案进行突破

  如上述案件,一审法院综合考量被告只销售了一件侵权产品,且该产品的零售额仅为15元,以及原告的合理支出,酌定被告赔偿原告经济损失5000元,是对法定赔偿1万元底线的突破。诚然,二审法院改判后,仍然适用法定赔偿1万元。但是,外观设计专利的法定赔偿在此类案件的个案上难道真的不应当突破么?

  笔者认为,在个案中应当允许突破。首先,按照1万元的底线赔偿,累计批量案件的侵权赔偿,可谓一笔可观的利润,商业维权模式的不断壮大发展,其结果就是导致法院成为专业维权人"盈利"的"打工者",成为专业维权人破坏专利市场秩序的"打手"。其次,司法实践中已经有了突破。从中国审判法律应用库搜集的案例来看,已经由法院的判决对1万元的底线进行了突破,如案例二中的赔偿即为5000元。另与普通的维权案件相比,此类案件往往有较高的调解率,专业维权人在诉讼过程中为实现利益最大化,往往尽量避免经历一、二审及执行等复杂程序,主动要求法院主持调解,侵权人基于明确的侵权事实也愿意接受调解以期突破1万元赔偿底线。换言之,1万元的赔偿底线已经在事实上被突破了。

  (三)国内企业要提高知识产权风险防范意识

  在激烈的竞争环境下,要提高保护自身知识产权和尊重他人知识产权的意识。首先,商家在销售商品时,要特别注意审查商品的合法性,尤其是一些乡镇超市,在进货时要注意索要发票等产品的来源凭证。其次,企业在生产、制造产品时要谨防"钓鱼陷阱",对于定制货物的订单要特别注意,尤其是权利人比较明确的产品,签约时要向对方索要该产品权利人的授权书,不要抱着吃"免费午餐"的心理,同样,在利用网络资源时,特别是出于商业性目的使用时,要十分警惕如华盖创意公司精美的图片放置在网站上供人下载的事件。

  我国已经成为名副其实的外观设计专利大国,甚至从数量上看我国的外观设计专利申请了已居于世界第一位。对于外观设计专利的保护,应当既注重保护权利人的合法权益,又要注重防止因专注权利人利益保护而阻碍技术和市场的发展,依法平衡权利人和社会公众的利益。因此,一方面,司法实践中要审慎对待这种维权"盈利",在打击侵权行为的同时,也要考量《专利法》的立法宗旨,个案中可以对法定赔偿的底线突破,尽可能避免助长这种"盈利"模式的发展。另一方面,国内企业也要提高知识产权风险防范意识,不要变成别人鱼塘里的"鱼",成了别人的赚钱工具。

 

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