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国内企业在美商标诉讼的应对以及律师服务
 
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国内企业在美商标诉讼的应对以及律师服务
知识产权网 新闻来源:admin 发布时间:2015/10/27 15:49:35

  随着我国与美国贸易的不断发展,我国出口的商品越来越多地进入了美国市场。据商务部统计,2011 年中美贸易额已经达到4467 亿美元,其中我国对美出口额为3245 亿美元。大规模的商品涌入美国市场,难免导致出口企业在美国市场遭遇到商标诉讼。虽然目前没有具体的统计数字表明国内出口企业在美国遭到商标侵权诉讼的数量,但是就笔者接触到的宁波地区的企业就已经有好几起。推而广之,随着中国企业走出去的步伐加快,伴随而来的商标权在目的国的纠纷也将日趋增多。由于产品进入他国,产品承载的商标也进入了他国的法律管辖,纠纷也通常在产品进口国进行诉讼。在通常情况下,鉴于司法主权的独立性,在他国发生的诉讼国内律师没有办法进行参与。然而,当诉讼一方(尤其是被告一方)是国内企业时,国内律师为国外诉讼律师提供配套和支持就显得十分必要。笔者通过参与在美国发生的一系列商标侵权诉讼案件,总结了美国商标侵权诉讼中的程序和法律标准,并探讨了国内律师参与国内企业在美国的商标侵权诉讼的意义和作用。

  一、中国企业遭遇美国商标侵权的情况以及应诉的必要性分析

  中国企业对美出口的方式主要有两种,一种是贴牌生产的方式,即采购商提供商标;另外一种是拥有自主品牌的企业直接用自己的品牌进行对美出口。就笔者所经历的案件,上述两种贸易方式均可能导致商标的侵权诉讼。

  (一)贴牌产品出口以后遇到侵权商标诉讼的情

  在贴牌生产的贸易模式中,国外的客商通常会要求国内企业将其指定的某一个标识使用在产品上面,或者是国外客商会要求国内生产商自行设计一个标识并经过国外客商认可以后贴牌到出口的产品上面。在国外客商提供商标的情况下,虽然国内企业会对国外客商的商标权利情况进行审查,但是这也无法完全避免产品遭到商标诉讼的可能。因为国内企业将货物出口以后,无法控制货物最终在哪里销售。由于商标的地域性特征,商标权人在一个国家注册并不使其在另一个国家也享有商标权。因此,如果一个要求做贴牌的客商提供了非美国注册的商标权证书,但是贴有该商标的产品可能最终在美国市场销售,导致该产品在美国遭到侵权诉讼。如果是客商要求国内生产商自行设计标识并通过其认可以后用于出口产品,基于商标没有进行任何注册,被起诉侵权的可能性就更大了。

  (二)自主品牌出口遭遇侵权的情况

  企业自主品牌出口时,通常首先会在美国进行商标注册。但是出口企业虽然在美国获得了商标权证,也不能高枕无忧。在美国,权利人获得商标权有两种渠道:(1)标识首先在商业上使用;或者(2)标识首先在美国专利和商标局进行注册。美国商标法保护在先使用行为,而商标在美国商标和专利局进行注册的行为只是一种象征性的全国使用,并不能给予申请人不可撤销的商标权。任何人在五年之内均可以在先使用为由提出异议并提起侵权索赔。因此,在注册之后的五年之内,遇到品牌撞车时也有可能遭到真正在先使用人的侵权诉讼。品牌撞车的情况并不鲜见,尤其是产品的生产者使用提示性商标的时候,比如在太阳能行业,带有“太阳(Sun)”的标识就特别多。

  (三)应诉必要性分析

  在美国卷入商标诉讼,应诉的费用往往在几十万美金甚至是上百万美金,这对很多国内企业是一个不小的负担。因此,国内企业首先需要解决的是是否需要应诉的问题。基于司法主权独立的原则,美国法院的判决通常无法在中国得到承认和执行。1如果国内企业在美国没有资产、债权,通常情况下可以不去理会。但是,判决能否得到承认和执行的问题只是现实利益的考量。国内企业是否需要应诉还必须考虑企业品牌的价值、在美国市场的发展战略、是否有约束企业的协议(主要是和采购商的协议)以及其他潜在的因素和风险。如果说企业还想在美国市场销售产品,则必须考虑到不去应诉导致败诉以后可能产生的后遗症。在有些情况下国内企业必须进行应诉。一种是国内企业被协议捆绑的情况。国内的大型生产企业在向美国大采购商(如Walmart,Home Depot等)进行供货时,通常签有供货商协议。供货商协议中通常会有赔偿条款,即“当采购商在美国或其他地方遇到知识产权侵权诉讼或主张时,生产者需要赔偿采购商就此产生的全部损失,包括律师费以及任何和解金”。即使是在贴牌生产的情况下,国内的企业通常也为接到订

单吞下了这类苦果。因此,一旦被起诉(通常是生产者和采购商一并被起诉),即使国内企业不去应诉,由于采购商最终的损失都将由国内企业承担,与其选择暂时的逃避,不如及早介入诉讼,掌控局面。另外一种是企业需要继续在美国经营被起诉的品牌。因为一旦败诉则意味着该品牌将无法进入美国市场。如果品牌和公司商号一致,也可能导致企业其他品牌的产品也无法进入美国,因为使用的商标一旦被认定侵权,该商标中的文字部分会被禁止使用,如果商标文字和商号一致,会导致商号也无法在美国市场使用,这对企业进入美国市场可能是致命的。

  二、美国法庭的商标诉讼序及法律标准

  国内企业一旦收到原告合法送达的起诉状以后,意味着案件正式进入诉讼程序。商标侵权纠纷的诉讼程序通常分为以下阶段:

  (1)禁令(Preliminary Injunction)

  案件起诉以后,原告一般会向法庭申请一个禁令,用来阻止被告就带有争议商标的商品继续在市场上销售和推广。这相当于国内的诉讼保全措施。签发禁令的衡量标准为:(1)原告在法律上是很可能赢的;(2)如果没有禁令原告将遭受不可修复的损害;(3)通过公平性的比较对原告比较有利;以及(4)禁令的颁布有益于公共利益。禁令一旦签发,必须被充分遵守。由于禁令的即时生效特点,通常会给国内的出口商来带重大的影响,这包括相关的订单必须取消或延后、已经运至美国的货物不能继续销售、相关的广告必须撤回或中止、“.com”“.net”的网站需要暂时被关闭、更改域名或以禁令规定的其它方式进行展现等等。因此,被告应该抗辩不签发禁令不会导致原告不可修复的损害或原告没有证明其可能遭受不可修复的损害;另外被告也应该证明禁令的签发将给被告造成巨大的损害。如果被告能向法庭证明禁令签发遭受的损失会远远大于禁令所保护的利益,则法庭会基于有失公平和效率的原则倾向于不签发禁令。

  一旦禁令得到签发,原告会跟踪被告的履行情况。如果被告在禁令期内没有完全遵守禁令的要求(有的时候是因为禁令本身概括的模糊性导致实践中无法完全得到遵守),原告会提起动议要求法庭裁定被告藐视法庭。被告一旦被裁定为藐视法庭,将面临法庭的处罚,同时对于案件的判决也将是极为不利的。但是认定藐视法庭有着比较高的标准,包括(1)违反法庭的禁令;(2)没有实质性的遵守;(3)非善意并合理解释法院命令;以及(4)具有清晰的并具有可信的证据。

  主张的一方必须证明另外一方没有采取合理的方法去遵守而违反了具体和清晰的命令。3藐视法庭无需是故意的,但是如果一方具有善意并合理解释了法庭的命令,在此情况下不能判定藐视法庭。另外,实质性遵守是对藐视法庭的抗辩。在一方采取了合理的努力仍然具有一些技术性违反的情况下,该抗辩依然有效。4因此,如果国内企业被签发禁令,首先应该去解读禁令所要求履行的内容并依照执行。在善意履行情况下,即使有部分内容没能及时履行,也不会被认定藐视法庭。但是在这个过程中固定证据非常重要。笔者参与的一个案件中,禁令要求国内企业在规定的时间内更改网站内容和架构,国内企业虽然对网站做了更改但是没有达到禁令所要求的标准,主要原因是网站由网络公司专门经营和管理,由于网络公司的人员不懂英文没有办法完全理解禁令中的要求,导致理解上的偏差。笔者代表国内企业将上述理由以及与网络公司交流沟通的过程通过美国律师向法庭提交以后,法庭认为被告已经在善意地执行禁令,技术性的偏差不构成藐视法庭。

  (2)证据披露(Discovery)

  美国的诉讼是双方当事人主导的模式,证据的披露也是由双方当事人进行推动。证据披露是诉讼中最重要的一项内容,案件的全部事实将在这个环节进行揭示。证据披露的主要手段包括证人证词(Deposition)和问卷Interrogatory)。证人证词是在一方的要求下(通常是一方指定对方具体人员),由另一方提供证人供对方律师进行询问,并将证人的回答进行记录。问卷是一方以书面的形式将问题发给对方要求对方如实回答的形式,并通过问题索取相关的证据材料。证人证词和问卷的内容以及相关的材料最终都会在开庭的时候作为证据使用。在很多问卷中,原告的问题常常会非常广泛,如果被告一一回答,一方面使得工作量剧增,另一方面也将自己的信息全盘托出,容易被原告抓住弱点。因此,被告必须有选择地回答这些问卷,对于过于宽泛的问题可以拒绝(Deny)或忽视(Ignore)。对于需要回答的问题,应该选择对被告有利的角度。对于问卷的回答不能撒谎,但是在有些情况下可以臆造,因为原告无法证明事实。在笔者参与的一案件中,原被告双方在起诉之前曾经有过交易。案件起诉以后,原告主张被告抄袭了原告的商标,但是仅仅就商标表面上的相似性并不能证明被告是在恶意抄袭或有傍名牌的行为。笔者通过对企的各个部门的调查,了解了企业最初设计商标的经过,收集了企业内部当时交流的邮件和其他资料,发现虽然企业在设计商标的时候受到了原告商标的启发,但并没有直接的证据证明被告就是为了傍原告的牌。同时,笔者发现被告采用的商标在读音上跟被告全球化的商业目标很类似,同时被告商标上的部分英文翻译成中文以后也有很好的寓意。于是,在向法庭提交的声明中淡化了从原告商标中启发,强化被告在自己设计过程中联想到的商标的寓意并结合商业目的,将设计商标的过程编成一个完整的故事说给法庭。这种能够自圆其说又不构成欺诈的回答大大弱化了被告在整个案件中被冠以恶意傍原告品牌的主张,为被告最终以支付一个廉价的和解金结束案件提供了很大的帮助。另一个问题国内企业经常忽视的是成本表。在商标侵权案件中,被告侵权所获得的利润通常是计算损失赔偿的依据。因此,原告无一例外会要求被告提供产品的成本表和利润表。但是国内企业的成本核算通常忽略很多要素,比如在成本表中遗漏老板的工资,遗漏管理人员对案件的管理分摊等等。由于国内企业在向美国出口的产品中有的利润本身就很低,如果能够加上技术性的修正,适当加大成本比重,出口企业的利润会接近于零甚至是亏损,原告见了可能会比较绝望并提前与被告达成和解,这对被告减少赔偿,尽快结束案件是很有帮助的。

  (3)调解(Mediation)和庭审(Trial)

  调解是庭审之前必经的一个程序,通常由法庭指定一个独立的调解人进行。由于调解之前双方已经做了大量的证据披露,调解的时候双方基本可以判断案件的有利与不利之处,因此大部分案件在这个阶段都会通过和解的方式了结。调解不仅仅是双方对于法律问题的角逐,更是谈判技巧的较量,也有经济实力的比拼。有的原告虽然起诉了案子,但是最终无法承担大量的律师费用的开支,也无法看好案件最终的获赔金额,不得不见好就收,此时被告会以支付比较低的和解金结束案件。因此,调解之前国内企业需要美国律师对全部披露的证据以及案件的结果做一个评估,供国内企业在调解决策时参考。

  如果案件无法和解,则会进入庭审程序。庭审中,双方就“被告对商标的使用是否可能会导致混淆”为中心展开。认定是否存在混淆可能的主要因素有:

  (1)销售的产品或服务的相似性:这包括产品是否具有互补性,是否销售给同一个消费阶层,是否具有相同或相似的功能。

  (2)标识的相似性:两个标识在外观和发音上越接近,混淆的可能性越大;

  (3)被侵权标识显著性:显著性越强的商标保护的力度越强。

  (4)现实中混淆的证据:如果该商标已经在现实中就产品或服务的来源产生了混淆,这将是一个证明混淆可能性的很有说服力的证明。

  (5)销售渠道是否相同:趋同的市场销售渠道增加混淆的可能性。

  (6)消费者购买产品使可能使用的注意力:这包括购买者的专业经验以及一般购买者购买产品时会使用的注意力。通常情况下,产品的价格也高,可以推定购买者购买时使用的注意力越多。

  (7)被告选择商标时候的意图:如果被告在设计或使用争议标识的时候已经知道原告标识的存在,或者在设计的时候从原告标识那里得到了启发或参照,被告将被证明是非善意的,除非被告有证据证明标识的设计完全是独立进行的,标识的相同或近似仅仅是巧合而已。

  (8)拓展产品种类的可能性:如果原告有证据证明被告或原告将会拓展产品种类并导致两者之间产品的相似性或可替代性,法庭会倾向于目前的使用是侵权使用。8也就是说,法庭会给商标的使用预留一定的空间。

  庭审中双方的较量全依赖于证据披露阶段双方准备证据的情况,庭审只是双方对证据的集中演绎。法庭会根据证据就上述标准进行逐一考量,以优势证据的原则进行裁决。

  三、国内律师在美国商标侵权案件中的法律服务

  由于诉讼发生在美国,在已经聘请了美国律师参与诉讼的情况下,国内企业通常会问及是否有必要再聘请国内律师以及国内律师在诉讼过程中能够起的作用的问题。笔者认为,虽然国内律师无法直接参与美国法庭的庭审,但是在整个准备案件的过程中担当着“桥梁”的角色。一方面是因为国内企业跟美国的律师处于信息不对称的状态,另一方面因为有些问题也会涉及到国内的法律,需要国内的法律专业人士把关。笔者认为国内律师在参与美国商标诉讼中的主要职能有:

  (1)统筹协调职能

  诉讼是律师和客户进行互动的过程,国内企业跟美国律师的互动需要由国内律师进行统筹协调。国内企业一旦在美国被起诉并决定进行应诉,首先需要为企业找到一位有能力处理案件的律师(除非企业自己在美国已经拥有律师)并与该律师进行费用、案件情况方面的联系;同时国内律师也需要同企业的各个部门进行联络,根据美国律师的要求收集相关的资料、证据。巧妇难为无米之炊,美国律师对案件的把握和诉讼策略的制定很大程度上依赖于国内企业提供的资料和信息。同时,鉴于诉讼的时效性,企业跟律师之间的沟通必须提高效率并减少或消除误解。不能否认诉讼是一件很繁琐的事情,因为不是自己的工作职责,很多企业员工会怠于配合美国律师的要求或者是勉强应付,搜集证据材料不够详尽或以无法找到为理由搪塞。在证据披露阶段,每一个证据都十分重要,忽视任何一点对企业争取案件的胜利是非常不利的。国内律师在这方面的统筹显得尤为重要。

  (2)沟通职能

  由于诉讼制度和法律体制的不同,很多时候国内的企业家难以理解美国律师的工作内容和目的,需要国内律师进行沟通、解释。诉讼本身是一个专业性很强的活动,即使在国内的诉讼,律师通常需要花很大的精力跟当事人进行解释案件的前因后果,更何况是一个发生在美国的诉讼。在诉讼中,大量的工作需要企业的配合,比如要挖掘出多年之前的档案资料、决策内容,回答各类繁琐的问题或提供证人,由于企业有时候无法理解美国律师做的工作的意义而怠于配合或产生诸多抱怨。这个时候需要国内律师向企业解释各种工作的目的和意义,毕竟国内企业还是比较信赖国内的律师,沟通起来也较为方便。同时,国内律师需要跟踪案件的进展并及时向企业报告,也向美国律师传递国内企业的想法、要求。

  (3)文件起草和取证职能

  在诉讼中国内律师需要为企业的员工起草或修改各类“声明”用于向法庭解释相关事实,根据中国法律出具“法律意见书”,为企业起草各类“报告”等,这类文件多依据国内发生的事实或法律出具。在取证方面,国内律师扮演着更加重要的角色。一种是根据美国律师的需要向国内企业调取相关证据,另一种是向美国律师提供其没有发现或穷尽的证据。由于法庭对于侵权认定有着清晰的认定标准,国内律师基于与企业沟通方面的便捷,在取证方面可以发挥能动性。比如在一起美国能源部调查国内企业产品质量的案件中,对于国内企业产品能耗超标的原因,美国律师一直无法向能源部解释能耗超标的原因以及问题产品流入美国市场的数量。笔者通过实地察看设备,跟相关工程师了解情况,总结了产品出现问题前后的因素变化,归纳出质量出现问题的原因在于机器进行了搬迁导致运营参数发生变化,而企业从机器搬迁以后没有注意到参数的变化。根据企业工程师的数据分析给出的统计结果,笔者为企业编写了整个过程的报告并分析了产品出现质量问题的原因,并说明只有约15%的产品质量有问题。这些证据、数据和分析得到了美国能

源部的认可,大大减轻了美国能源部对国内企业的处罚。

  (4)决策参考职能

  国内律师的决策参考职能可以分为对美国律师的诉讼策略提供参考和对国内企业的诉讼决策提供参考。由于中美两国在商标法上具有很大的相似性,法律上的一些原则基本相同,这使得国内律师向美国律师提供建议成为可能。由于国内律师可以有效地从客户中了解行业的信息,在美国律师缺乏对行业的了解的情况下,从行业的角度为美国律师的诉讼策略提供参考意见。商标的侵权要求商标在相似的商品上使用(除非原告的是驰名商标(well-known brand)),因此商品本身是否构成近似也是认定商标侵权的前提。有的商品在外行人看来可能相似,但是在业内看来可能完全不同,比如笔者办理的一个太阳能热水器与太阳能电池板之争的案件。虽然在外观上两者具有很大的相似性,但却是完全不同的行业。通过查阅资料笔者发现中国的行业分类中太阳能热水器属于机械类而太阳能电池属于电子产品类,美国海关的产业分类也跟此类似;两者的工作原理也存在着巨大的差异。结合产品的销售渠道以及客户特征,笔者认为应该聘请专家证人出具专家意见论证两者不具有相似性。上述建议被美国律师所采纳,并在整个案件中发挥了积极作用。同时国内律师对于国内企业是否被合法送达、法院是否具有管辖权问题等方面也可以提供有价值的意见。

  另一方面是为国内企业的决策提供参考,比如案件进入调解阶段,对于对方提出的赔偿要求或和解条款是否能够接受,是否具有更大的谈判空间,和解条款是否能够符合企业在美国市场发展要求等方面提供决策意见。由于美国律师更加专注案件本身,国内企业对于宏观的、战略的判断更加依赖于国内律师给出意见。

  四、结 语

  跨国诉讼这类业务由于诉讼主体和诉讼地不在同一个法域之内,通常需要由跨国的律师事务所承担。但是通过国内律师和国外律师进行有效的合作,不但可以为企业节省诉讼成本,也会基于当地优势为企业及时了解案件和作出决策提供方便。随着国内企业走出去的步伐的加快,这类业务也将不断增多。在立足本区域,如何跟国外律师以及律师事务所进行密切合作是律师界为配套中国企业走出去值得研究课题。由于这类业务尚处探索阶段,本文难免疏漏粗浅之处,请读者批评指正。

 

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